Monetizar la Propiedad Industrial

 

Comercio de bienes intangibles: el contrato de licencia

 

La comercialización de derechos de propiedad industrial es uno de los recursos que emplean las empresas grandes y pequeñas para la obtención de réditos económicos, ya sea para propiciar la extensión hacia otros mercados o porque se carecen de recursos materiales para la explotación del bien.

 

Contrato de licencia

El contrato de licencia es un acuerdo de voluntades entre dos partes que desean obtener beneficios económicos que se derivan del uso de un derecho de propiedad industrial, dígase una marca, una invención o un know - how, por citar algunos ejemplos. Quien posee el derecho es el licenciante y quien lo adquiere es el licenciatario.

 

Contenido del contrato de licencia

A partir de su naturaleza y especialidad en torno a los bienes involucrados, los contratos de licencia poseen cláusulas específicas, además de aquellas de carácter general que son inherentes a todo tipo de contratos. En el supuesto de las invenciones es preciso adoptar estipulaciones en relación con la posibilidad de introducir perfeccionamientos y mejoras a la tecnología objeto del contrato, así como a quién corresponde la titularidad de los mismos.

 

Por su parte, los secretos empresariales demandan la obligación de mantener el carácter secreto de la información, incluso después de extinto el contrato. Asimismo, en sede de marcas es imprescindible la referencia a los parámetros de calidad que acompañarán la producción de bienes y servicios de la misma.

 

Desde una arista más general, los contratos que involucran bienes intangibles deben dedicar especial atención a su duración en relación con la vigencia de los derechos, la posibilidad de otorgar sublicencias, la carga del mantenimiento de los derechos en el territorio, así como la adopción de medidas de defensa de los mismos en el territorio en el cual se concede la licencia.

 

Cuando se trata de invenciones y know - how es importante dar prioridad a la definición y selección de la tecnología, así como al equilibrio de las prestaciones e intereses en función de propiciar el progreso tecnológico de la empresa adquirente e independencia tecnológica a largo plazo.

 

¿Qué elementos se deben tener en cuenta para el éxito de un contrato de licencia?

-       Disponer de procedimientos de gestión tecnológicos

-       Identificar la tecnología y empresa adecuadas

-       Obtener la tecnología que se ajuste a los requerimientos tecnológicos, legales y ambientales

-       Posibilidades de perfeccionar y mejorar la tecnología adquirida y compartir la titularidad, como mínimo.

 

¿Qué cláusulas NO pueden ser incorporadas en los contratos de licencia?

Aunque los contratos están sujetos a la voluntad de las partes, existen elementos que son inaceptables, lo cual trae causa en la normativa vigente, así como en los usos del comercio; esto constituye un mecanismo de defensa para las partes, así como para el funcionamiento del mercado en sentido general.

 

Los nombres con los que suelen identificarse estas cláusulas son diversos, algunos de ellos son: “prácticas restrictivas o anticompetitivas”, “cláusulas restrictivas o anticompetitivas” y “cláusulas abusivas”.

 

Veamos a continuación algunas de estas cláusulas:

- El establecimiento de precios: se trata de la imposición al licenciatario de vender sus productos a un precio determinado con el propósito de limitar la concurrencia entre licenciatarios.

- La imposición de limitaciones al licenciatario en relación con el volumen de producción.

- Toda restricción a la exportación impuesta al licenciatario con el propósito de bloquear toda oportunidad en este sentido y crear de esta forma niveles de dependencia, limitar el desarrollo de las habilidades empresariales del licenciatario y obstaculizar el comercio internacional.

- La imposibilidad por parte del licenciatario de hacer uso de los derechos de propiedad industrial de los que es titular él o un tercero.

- La asignación de mercados o clientes: si bien es reconocible que no en todos los casos se persigue restringir la competencia, es preciso alertar a las empresas en torno a ello, igualmente, es un mecanismo para organizar el mercado por territorios y clientes.

- La determinación de precios máximos o sugeridos: en este supuesto no siempre puede advertirse una cláusula restrictiva, para ello es preciso valorar la protección o no que se dispense al consumidor.

- La duración de la licencia por un período de tiempo superior al de la vigencia del derecho intelectual.

- La carga de asumir el mantenimiento de los derechos en el territorio por parte del licenciatario.

- La obligación de ceder al licenciante la titularidad de los perfeccionamientos y mejoras desarrollados por el licenciatario.

 

Pese a estos aspectos el examen del contrato debe atenerse a una visión general, no es cálculo frío de elementos que sobran o falta, debe estar basado en un criterio de razonabilidad que permita la protección de los intereses de las partes involucradas y el mercado en general.